WHY ARE MOST OF KOREAN PATENTS INVALID?

LEE, Soo-Mee

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자료유형: 학술저널

저자정보: LEE, Soo-Mee (Inha Law School)

저널정보: 인하대학교 법학연구소 법학연구 법학연구 제15집 제3호

발행연도: 2012.11

수록면: 31 - 56 (26page)

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우리나라는 1961년 특허법을 시행한 이래 전 세계 특허출원의 90% 및 PCT 출원 업무의 93%를 차지하고 있는 선진 5개 특허청(IP5) 멤버국가, 세계 10번째 PCT 국제조사기관, 세계 9번째 PCT 국제예비심사기관, 한국어의 PCT 국제공개어 채택, 미국 특허등록수 3위 등의 경이로운 기록을 세우면서 특허 강국으로 발전하였다. 하지만, 최근 들어 우리나라 내부적으로는 ‘특허무용론’으로까지 악화 될 수 있는 심각한 특허 관련 문제들이 발생하고 있다. 그 중 하나가 70%를 넘는 특허 무효율이다. 특허청 통계에 따르면 우리나라 특허심판원의 특허무효심판에서 무효율이 2001년부터 점차적으로 증가하면서 2009년에는 71.6%까지 달하였다. 문제는 심판원에서 끝나는 것이 아니라, 특허법원의 특허심결취소소송에서도 특허가 무효로 확정되는 사건의 비율이 2005년부터 77%이상 유지되고 있다. 높은 특허 무효율의 원인을 특허권리 등록 전과 후로 나누어 분석해보았다. 이는 특허권리 등록 전 특허요건 심사과정에서의 문제, 그리고 등록 후 심판원과 특허법원의 심리범위, 심판과 심결취소소송의 관계에서의 문제들로 나누어진다.
특허 심사관은 특허법 제62조를 근거로 하여 특허출원에 대한 특허거절결정을 내릴 수 있다. 결국 특허여부결정은 심사관이 가지고 있는 직권이기는 하나, 특허법은 제63조의 2를 통해 누구든지 특허출원 중에 특허 거절 이유의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제출 할 수 있도록 한다. 이는 제한적으로나마 공공이 특허출원의 심사과정에 참여하여 심사관의 특허여부결정에 도움을 줄 수 있는 정보를 제공하면서 특허심사의 질, 결국 특허의 질을 높이는데 목적을 두고 있다고 보인다. 특허심사의 질을 높이기 위한 또 하나의 일환으로 특허청의 심사지침서를 들 수 있다. 본 연구에서는 특허 거절 및 무효심판청구 이유로서 가장 많이 제기되는 진보성의 심사 기준, 특히 논쟁의 대상인 ‘통상의 지식을 가진 자’와 ‘용이하게 발명할 수 있는’에 대해 심사지침서가 제시하고 있는 세부기준과 예시들을 분석하여 심사의 일관성 및 정확성이 있는지를 분석해보았다.
이미 등록 된 특허권리의 유무효를 판단하는 무효심판에서는 심판의 공익적 성격과 대세효로 인해 민사소송과 달리 직권주의를 취하고 있다. 이를 통해 심판관은 주도권을 가지고 심판을 진행하고, 필요한 사실을 탐지하며, 직접 증거조사를 하면서 적극적으로 분쟁을 해결 한다. 하지만, 특허권리는 2년 또는 그 이상의 기간에 걸친 심도 깊은 심사를 통과한 출원에만 부여되는 권리이기 때문에, 이러한 특허권리의 무효는 심사관이 중대하고 결정적인 실수를 범했다는 증거가 있고, 심판관들이 이를 인정한다는 뜻과도 같다. 그러므로 출원 심사에서 이미 고려되었던 증거자료들이 심판에서 무효의 증거자료로 또 다시 제출되는 경우 뿐 아니라 새로운 증거자료에 대해서도 높은 강도의 입증책임을 가지게 해야 할 것이고, 심판관의 직권에도 불구하고 분명하고 논쟁의 여지가 없는 이유와 증거에 대해서만 무효심결을 내릴 필요가 있다고 보인다. 특허법에서 규정하고 있는 특허요건의 해석이 심사국, 심판원, 특허법원마다 다를 경우, 특허 등록 결정의 기준과 특허 유무효 심결의 판단 기준에 일관성 결핍의 문제가 발생하게 된다. 특히 무효심판 청구 이유로 가장 많이 제기되고 있는 진보성 요건의 해석과 판단에 있어 사후고찰의 문제, 확립되지 않은 대법원 판례들로 인해 일관성 문제의 위험이 클 수밖에 없다. 이러한 문제를 해결하기위해서는 심사국, 심판원, 특허법원간의 협력 및 상호관계가 성립되어야 한다. 비정상적으로 높은 특허 무효율을 보더라도 현재 우리의 상황은 심사국의 특허결정, 심판원의 심결, 특허법원의 판결이 서로 존중되고 있지 않다는 것이 분명하다. 특히 특허법원이 심결취소소송의 심리범위에 대해 무제한설을 취하여 사실심리에 대해 제한없이 심리하여 판결함으로서 실질적인 특허의 유무효 판단이 심판원이 아닌 특허법원에서 이루어지게 되는 문제를 초래하였다. 결국 특허 무효의 문제는 심사국, 심판원, 특허법원간의 협력 및 상호관계를 통해서만이 해결 될 수 있을 것으로 보인다.

Despite of Korea’s short history of patent law, which was first enacted in 1961, as a member country of IP5, as the 10th PCT International Searching Authority and the 9th International Preliminary Examination Authority, as Korean being PCT"s one of the official publication languages, as the 3rd country to have registered the most number of patents in the U.S., Korea became a powerhouse for patents. Unfortunately, there is also a dark side to the success story. According to the recent statistics from the Korean Intellectual Property Office (KIPO), more than 70% of patents are invalidated at the Intellectual Property Tribunal’s patent invalidation trials. What is worse is that the appeals of the invalidations trials at the Patent Court will hold more than 77% of the patents to be invalid. The focus of this study is to find the causes and solutions for the high invalidity problem in Korea. We have divided up our study into the pre-registration and the post-registration phases of a patent right.
A patent examiner will make a decision to reject or grant a patent based on Article 62 of the Patent Act. Even though such decision-making right is the right solely granted to the examiner, Article 63 bis provides that anyone can participate in the examination by providing information and evidences of grounds for rejection anytime during the examination. This mechanism will improve quality of examination, ultimately the quality of patents, by providing helpful information to the examiner in his decision making. The KIPO also provides the examiner’s Examination Guidelines to the public for transparency, accuracy, and fairness.
A post-registered patent invalidation trial is conducted via inquisitorial system due to its effect on the public and its public-serving purpose. Thus, the patent administrative judges conduct the trial proceeding ex officio, review the grounds and evidences ex officio without much limitations. However, as patents are granted after 2 years of extensive examination and negotiation with the examiner, invalidation is equivalent to an admission of a serious mistake made by the examiner. Because of its devastating impact on the government approved right, the decision of invalidation should require heavier burden of proof and higher threshold for the IPT and the Patent Court. On a different note, interpretation of the "inventive step" requirement is made differently among the examiners, patent administrative judges, and judges, as the case laws are not yet settled on that point and the hindsight analysis are often implemented. Uniformity and consistency in the interpretation of the patentability requirements will help reduce the high invalidity problem. Unrestricted reviewing power of the Patent Court is another area that needs to be changed. The court"s role should be limited to its role as the appellate court of the patent trial to ensure continued and meaningful effectiveness of the IPT’s invalidation trial.

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참고문헌 (14)

참고문헌 신청

1. [단행본] - Seung Tak Oh / 2011 / PATENT LAW / Pakmoongak

2. [단행본] - Huisup Park / 2009 / THE PATENT LAW / Sechang Publishers

3. [단행본] - Sungjoon Choi / 2010 / Patent Law Commentary II / Pakyoungsa

4. [단행본] - Hye Eun Shin / 2010 / PATENT LAW: THEORIES & PRACTICE / Jinwonsa

6. [기타자료] - Intellectual Property Policy Advisory Group / 2010 / Evaluation of Systematic Improvement for Acquisition of Practical Effectiveness of Patent Rights

이 논문의 저자 정보

이수미

소속기관 인하대학교

주요연구분야 사회과학 > 법학

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