출원경과 중 출원인이 공지기술이라는 취지로 전제부에 기재한 구성요소의 평가

박태일

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박태일 (대전지방법원 부장판사)

저널정보: 사법발전재단 사법 사법 제1권 제40호

발행연도: 2017.1

수록면: 331 - 390 (60page)

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대상판결은 먼저 판례변경 쟁점으로서 ‘청구범위의 전제부에 기재한 구성요소를 공지기술로 간주할 것인지’ 및 이와 깊은 관련성 있는 사항인 ‘발명의 설명 중 배경이 되는 기술 항목에 기재된 기술 등 명세서에 종래기술로 기재된 기술을 공지기술로 간주할 것인지’에 관한 문제를 다루고 있다. 과거 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결은 명세서에 종래기술로 기재된 기술이자 청구범위의 전제부에 기재된 구성요소였던 사항에 관하여 공지된 것으로 간주하여야 한다는 취지를 설시하였고, 이후 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후2052 판결은 전제부 구성은 공지된 것으로 간주하여야 한다는 취지를 밝힌 바 있다. 이러한 선례는 명세서 등에 표현될 수 있는 출원인의 의사를 심사에 반영할 필요가 있다는 점 및 선행기술조사를 충실히 하여 명세서를 작성하도록 유도할 수 있다는 점에서 방향성 자체는 타당한 측면이 있다. 그러나 과연 우리의 실무 상황과 맞는지, 또한 특별한 법리적 근거 없이 지나치게 강력한 효과를 부여하는 태도가 아닌지 의문이 있다. 대상판결은 이러한 선례를 변경하여, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다거나, 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 공지기술로 볼 수는 없음을 밝히면서, 다만 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하고, 반증에 의하여 이러한 추정이 번복될 수 있다고 선언하였다. 본 평석은 대상판결의 쟁점과 관련된 외국 제도를 포함하여 ‘공지기술과 선행기술 및 종래기술 또는 배경기술의 개념’, ‘청구항 중 전제부 기재의 의미’, ‘우리 특허법령상 발명의 설명 중 발명의 배경이 되는 기술 항목 기재요건’에 대한 검토를 거쳐, 관련 쟁점에 관한 ‘학계와 실무계의 논의 상황’을 살펴보고, ‘출원경과금반언 원칙을 공지성 인정 관련하여서도 적용할 것인지’를 논함으로써 위와 같은 대상판결 법리의 이론적 근거와 배경을 상세하게 설명하고 있다. 나아가 대상판결은 무효심판청구를 기각한 확정심결에서 이미 판단된 무효사유에 다른 무효사유를 추가하여 다시 무효심판을 청구하는 경우 종전 심결에서와 공통되는 주장 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다는 법리 또한 최초로 설시하였다. 본 평석은 이 점에 대해서도 관련된 실무례와 법리를 검토하여 대상판결 법리의 타당성을 논증하고 있다.

In the subject case, the key issues are “whether the elements indicated in the preamble of the patent claim should be regarded as publicly known art” and “whether the technologies indicated as background art or existing art in the specification should be regarded as publicly known art.” In previous rulings, the Supreme Court delineated that a technology indicated in the specification as existing art and indicated in the claim preamble as an element should be deemed a publicly known art (see Supreme Court Decision 2004Hu2031, Dec. 23, 2005), and expressed thereafter that elements of a patent claim indicated in the preamble should be considered publicly known (see Supreme Court Decision 2005Hu2052, Feb. 8, 2007). Such judicial precedents are deemed tenable to the effect that: (i) it raises the need to factor in an applicant’s intention, which can be expressed in a specification, when examining a patent application; and (ii) it induces an applicant to extensively conduct prior art research before preparing a specification. However, there is room for doubt on whether it accords with the practice of law or whether it constitutes an excessive demand without any legal basis. In the subject case, the Supreme Court overruled its established previous position by stating that, “[...] cannot be deemed a publicly known art solely on the grounds that an element, if any, was indicated in the preamble of a patent claim or indicated in the specification as either a background art or an existing art. Provided, however, in exceptional cases where an applicant is deemed to have indicated certain elements as publicly known art (rather than merely regarding it as either a background art or an existing art) in the preamble by having comprehensively taken into account the specification details and the prosecution history, it is tenable to presume, without any particular evidence, that the elements indicated in the preamble were publicly known prior to applying for a patent and that such presumption can be refuted by providing counter-evidence.” Moreover, the Supreme Court for the first time established the following legal principle in the subject case: “In cases where a patent invalidation trial is sought again by stating additional grounds for invalidation after a final judgment was rendered to dismiss the petition for an invalidation trial based on examining the initial ground, whether there exist any new evidence convincing enough to challenge the previous decision should be determined in light of the general rule against non bis in idem.” Herein, the focus lies on the following: (a) explore key issues of the subject case as described above not to mention the concept of publicly known art, prior art, existing art, and background art; meaning of indications in the preamble of a patent claim; and the requirements for a technology to be regarded as a background art to describe an invention as prescribed under the Korean patent law; (b) review related case studies of foreign policies; (c) understand the views of academics and legal scholars; (d) determine whether the principle of prosecution history estoppel is applicable to publicly known art; and (e) derive the details of the theoretical basis and background of the legal principles applied in the subject case.

#preamble of claim #existing art #background art #prior art #publicly known art #prosecution history estoppel #non bis in idem

참고문헌 (31)

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김태수 / 2015 / 중국 특허법 / 한빛지적소유권센터

박대진 / 2003 / 특허청구범위의 작성과 회피설계 / 한빛지적소유권센터

박동식 / 2009 / 유럽특허법 / 세창출판사

법원행정처 특허판결서 개선 연구반 / 2015 / 알기 쉽게 고쳐 쓴 특허판결 / 대법원·사법발전재단

윤선희 / 2012 / 특허법 / 법문사

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