청구범위 기재 중 소극적 한정사항

김동준

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김동준 (충남대학교)

저널정보: 충남대학교 법학연구소 법학연구 法學硏究第27卷第1號

발행연도: 2016.4

수록면: 227 - 276 (50page)

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청구범위에 기재되는 발명은 적극적 한정사항(positive limitations)으로 기재되는 것이 일반적이고 또 바람직하겠지만 소극적 한정사항(negative limitations)을 통해 보호범위를 최적화하는 것이 필요한 경우도 있을 수 있다. 현행 특허청 심사기준의 경우 청구범위에 ‘소극적 한정사항’이 기재되는 것 자체를 일절 금지하고 있지는 않고 소극적 한정사항이 사용되더라도 청구범위 기재요건을 충족하면 문제가 없다고 하여 허용될 ‘여지’는 남기고 있지만, 소극적 한정사항의 기재에 원칙적으로 부정적 입장에 있는 것으로 보이는데, 소극적 한정사항의 기재는 다음과 같은 이유로 허용될 필요가 있다고 생각된다.
첫째, 명확성 요건을 충족하는 한 발명을 특정함에 있어 방법 · 기능 등 다양한 기재가 허용되고 있음(특허법 제42조 제6항)에 비추어 볼 때 소극적 한정사항에 대해서만 부정적으로 취급할 필요가 없다.
둘째, 유럽특허청 · 미국 · 일본 · PCT 가이드라인 모두 소극적 한정사항의 기재를 허용하고 있는데, 이와 같은 국제적 추세에 부합할 필요가 있다.
한편, 심사기준의 개정 시에는 소극적 한정사항과 관련하여 ‘명세서 기재요건 충족 여부 판단기준’ 및 ‘보정에 의한 도입 허 · 부 판단기준’이 제시될 필요가 있는데 다음과 같은 내용을 반영할 필요가 있다.
우선 명확성 요건의 경우 소극적 한정사항에 의해 청구항에 기재된 발명(A)으로부터 일정 부분(a)이 제외되고, 결과적으로 잔여부분(A-a)이 청구범위에 남는 경우, 제외되기 전의 발명의 범위(A), 제외대상(a) 및 잔여부분(A-a)이 명확하다면 명확성 요건은 충족되는 것으로 볼 수 있을 것이다.
다음으로 뒷받침 요건 충족 여부나 보정 허 · 부 판단(신규사항 추가 여부 판단) 기준의 경우 소극적 한정사항을 기재한 제외 청구항이 최초 명세서 · 도면의 명시적 · 묵시적 개시범위를 넘어 새로운 기술사항을 도입하는 것인지 여부라는 기본원칙을 중심으로 하면서 유럽특허청 · 미국 · 일본에서 공통적으로 인정하고 있는 유형을 먼저 심사기준에 포섭하되 유럽특허청 · 미국 · 일본에서 다소 차이가 있는 부분은 향후 사안별로 신중히 검토해 나가는 것이 바람직할 것으로 생각된다.
마지막으로 소극적 한정사항의 기재를 허용하자는 것이 소극적 한정사항의 기재를 무제한적으로 허용하자는 것이 아니라는 점을 밝혀 둔다. 앞서 살펴본 바와 같이 소극적 한정사항이 명세서 기재요건이나 보정요건을 충족하는지 여부는 유형을 나누어 사안별로 검토할 문제다. 또한, 소극적 한정사항을 제한 없이 허용할 경우 출원인의 행동에도 악영향을 미치게 될 것이고 청구범위 작성 방법에도 변화를 초래할 것이다.
결국 소극적 한정사항의 기재와 관련한 쟁점 판단에 있어서도 다른 청구범위 기재형식의 경우와 마찬가지로 적절한 보호를 구하는 출원인의 이해와 합리적 노력으로 보호범위를 판단해야 하는 공중의 이해 사이에 균형을 찾는 노력이 필요할 것이다.

A claim"s subject-matter is normally and preferably defined in terms of positive limitations indicating that certain technical elements are present. However, negative limitations help to define the claimed invention in some cases. According to the Patent Examination Guidelines in the Korean Intellectual Property Office (KIPO), although negative limitations may be allowable exceptionally so long as there are not indefinite, negative limitations are usually deemed to make the claim indefinite.
This article proposes that the KIPO practice be changed so that a claim may include a negative limitation since there is nothing per se ambiguous or uncertain about a negative limitation.
First of all, according to article 42 paragraph 6 of the Patent Act, claim limitations such as functions and processes may be used to define the claim. Negative limitations should be treated in the same way as other forms of claim limitations. In other words, negative limitations should be allowed so long as they are definite and supported by the description.
Next, we need to make our practice in harmony with those of the EPO, US, and Japan.
Specifically, the Patent Examination Guidelines should be changed as follows.
When it comes to determining the definiteness of a claim containing disclaimers, this should be decided by establishing not only the subject matter to be excluded but also the subject matter remaining in the claim are definite.
In addition, determining whether a claim containing disclaimers meets the support requirement or no new matter requirement requires an assessment of whether the skilled person is presented with new information beyond the subject matter expressly or implicitly disclosed in the application as filed. Like in EPO, U.S. and Japan, a mere disclaimer excluding a conflicting application or a mere disclaimer excluding subject matter not eligible for patent protection may be allowable. The allowability of other types of disclaimers should be reviewed carefully.
The argument that disclaimers should be allowed does not mean that there should be no restrictions on the drafting of disclaimers. The answer to the question of allowability of disclaimers may be different depending on the circumstances of the individual case under consideration. Disclaimers without restriction may lead to providing an opportunity for the applicant to reshape his claims arbitrarily and to a claim drafting which puts an unreasonable burden on the public to find out what is protected and what is not protected.
When it comes to determining the allowability of disclaimers, as in respect of other forms of claim limitations, a balance has to be struck between the interest of the applicant in obtaining adequate protection and the interest of the public in determining the scope of protection with reasonable effort.

#소극적 한정사항 #제외적 한정사항 #명확성 #뒷받침 #신규사항 #Negative limitation #Disclaimer #Definiteness #Support #New matter

참고문헌 (16)

참고문헌 신청

椿豊, “補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例（｢除くクレーム事件｣以降）―「保形性を有する衣服」事件―”, ｢知財管理｣, 59 巻 2号, 日本知的財産協会, 2009.

[학술지(정기간행물)] - 椿豊 / 2009 / 補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例（｢除くクレーム事件｣以降）―「保形性を有する衣服」事件― / 知財管理 59 (2)

[학술지(정기간행물)] - 古田敦浩 / 2009 / 欧州特許における消極的限定を含むクレームの取扱いについて / 特技懇 (252)

[학술지(정기간행물)] - 吉田広志 / 2009 / クレームを｢除くクレーム｣とする訂正の可否が争われた知的財産高等裁判所大合議判決 / 特許研究 (47)

[단행본] - 田村明照 / 2010 / 知的財産法の新しい流れ - 片山英二先生還暦記念論文集 - / 青林書院

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