자신의 선행판매 행위에 따른 특허 신규성상실 여부에 관한 비교법적 연구

김상훈

doi:10.22789/IHLR.2020.12.23.4.125

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저자정보: 김상훈 (LG전자)

저널정보: 인하대학교 법학연구소 법학연구 법학연구 제23집 제4호

발행연도: 2020.12

수록면: 125 - 159 (35page)

DOI: 10.22789/IHLR.2020.12.23.4.125

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출원인들은 자신들의 발명품을 시장에 판매하는 상업적 행위를 통해 이윤을 창출하며, 이 과정에서 부득이하게 특허 출원일 전 상업적 판매 행위가 우선되는 경우도 발생한다. 미국의 경우 특허법을 통해 선행기술의 종류로서, “판매”된 발명을 직접 규정하고 있는 반면, 유럽과 일본, 그리고 우리나라에서는 선행기술의 기준으로 특허 출원일 전, 대중에의 공개 또는 공연실시 된 발명이라는 포괄적인 개념으로 정의하고 있다. 이렇듯 국가별로 상이한 선행기술의 정의로 인해, 선행기술로서의 “판매” 행위를 판단하는 기준 또한 국가별로 상이하다. 한편, 선행판매 행위에 따른 특허권 상실을 방지하기 위한 구제수단 또한 국가별로 서로 다른 입법수단을 취하고 있으며, 출원인 자신의 발명 공개행위에 따른 구제수단으로서, 신규성상실의 예외 기간은 미국, 일본 및 우리나라의 경우 1년(12개월), 유럽의 경우 6개월의 기한을 인정하고 있다. 이외에도 특허 출원 전 상호간 비밀유지 계약 하에 이루어진 상업적 계약 또는 판매 행위에 있어서도, 미국과 우리나라를 포함한 주요 국가의 판단 기준은 상이하다. 미국의 경우 상업적 “판매” 행위 자체의 성립성을 기준으로 판단하는 반면, 유럽과 우리나라의 경우 이러한 “판매” 행위에 따라 발명의 실체가 대중에게 공개되었는지를 기준으로 선행기술로서의 판단 기준을 가지고 있다.
이러한 국가별 기준의 차이로 인해, 많은 출원인들은 자신들의 특허 출원 전 선행판매 행위에 따른 발명의 신규성상실을 근거로 특허 무효에 직면하게 된다. 본 논문에서는 이와 같이 국가별로 상이한 자신의 선행판매 행위의 판단 기준 및 구제수단을 비교법적 연구를 통해 고찰해 보고, 선행판매 행위에 따른 특허권 확보를 위해 출원인이 취해야 할 출원 전략에 대해 제안하고자 한다.

Applicants generate profits through commercial activities that sell their inventions to the market, and in the process, commercial sales inevitably take precedence before the filing date. In the case of the United States, the type of prior art is directly defined as a type of “On Sale” invention through the Patent Law, while in Europe, Japan, and Korea, it is defined as a comprehensive concept of the invention that was made public or used before the filing date as the basis for prior art. Due to this different definition of prior art by country, the criteria for judging "On Sale" as a prior art are also different from country to country. Meanwhile, relief measures to prevent loss of patent rights due to pre-sale activities are also adopted by different countries, and the exception period of loss of novelty is recognized as a means of relief due to the disclosure of the invention of the applicant, and the period of exception of loss of newness is one year (12 months) in the United States, Japan and Korea, and six months in Europe. In addition, the criteria for judgment of major countries, including the United States and Korea, differ in commercial contracts or sales activities under mutual confidentiality agreements prior to patent application. While the U.S. judges commercial “sales” acts on the basis of their own, Europe and Korea have the judgment criteria as a prior art based on whether the invention"s substance has been opened to the public under these “sales” acts.
Due to these differences in national standards, many applicants face patent invalidation on the basis of the loss of novelty of inventions resulting from pre-sale activities before filing date. In this paper, I would like to examine the criteria for judging and remedies of our own pre-sale behavior, which are different from country to country, through comparative legal research, and propose the applicant"s application strategy to secure patent rights based on pre-sale activities.

#신규성 #선행 판매 행위 #공지/공연실시 #발명의 완성 #신규성 예외 #Novelty #On Sale Bar #Public Knowledge #Public Use #Ready to Patent #Grace Period

참고문헌 (34)

참고문헌 신청

박동식 / 2016 / 유럽특허법 / 세창출판사

이주환 / 2019 / 미국 특허법상 선행기술로서 판매된 발명 법리(On-Sale Bar)와 미국 연방대법원 Helsinn 판결 / 한국 법학원

정차호 / 2004 / 한국 특허제도의 변천 / 과학기술정책연구원

황규철 / 2020 / 방법 특허의 필수적 특징이 구현된 제품이 판매되지 않았기 때문에 On-sale bar가 적용되지 않는다고 판단한 연방순회항소법원 / IP Insight

1983 / 대법원 1983. 2. 8. 선고 81후64 판결

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대법원 1983. 2. 8. 선고 81후64 판결

가. 구 실용신안법(1963.3.5. 법률 제1294호) 제4조 제1호에서 `` 등록출원전에 국내에서 공지되었다`` 라고 함은 반드시 불특정다수인에 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있을 필요는 있다고 해석함이 상당하다.
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대법원 1983. 4. 26. 선고 82후84 판결

실용신안법 제5조 제2항, 제1항에서 말하는 `` 공지`` 라 함은 불특정다수의 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 있음을 말하고 `` 반포된 간행물`` 이라 함은 불특정 다수의 일반공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 말하는 것인바, 특정기업의 자가제품 소개 내지 선전책자는 그 배부범
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대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결

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특허법원 2019. 4. 4. 선고 2018허6832 판결

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대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후239 판결

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대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 여기에서 `공지되었다`고 함은 반드
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대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결

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