선택발명의 진보성 판단기준의 재조명 - 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 -

박운정

doi:10.29305/tj.2022.2.188.137

추천

검색

질문

자료유형: 학술저널

저자정보: 박운정 (특허법원)

저널정보: 한국법학원 저스티스 저스티스 통권 제188호

발행연도: 2022.2

수록면: 137 - 174 (38page)

DOI: 10.29305/tj.2022.2.188.137

이용수

📌

연구주제

📖

연구배경

🔬

연구방법

🏆

연구결과

초록· 키워드

오류제보하기

선택발명에 관해서는 선행 또는 공지의 발명에 그 상위개념이 기재되어 있다는 점에서 발명의 본질에 대해서부터 많은 논의가 있었다. 진보성 판단 시에 선택발명은 중복발명을 예외적으로 보호하는 것이라는 시각은 선택발명의 효과에 초점을 맞춰 왔고, 일반발명과 다르지 않게 바라보는 시각은 보통의 발명의 진보성 판단기준에 따라 구성과 효과를 함께 고려한다.
외국의 사례를 살펴보면, 미국은 일관되게 선택발명을 다른 발명과 동일하게 취급해 왔다. 진보성 판단단계에서는 먼저 상위개념의 크기, 선택할 동기, 구조적 유사성 등을 고려하여 일응의 자명성(prima facie obviousness) 성립 여부를 살펴본 뒤, 성립하였다면 특허권자에게로 증명책임을 전환하여 예상치 못한 결과 등 2차적 고려사항에 의하여 추정이 복멸되는지를 판단한다. 유럽특허청(EPO) 심판원도 유사한 접근방식을 취하고 있으며, 독일과 영국의 판례를 통해 각 회원국의 판례도 점차 조화를 이루어 왔음을 관찰할 수 있다. 반면 일본에서는 종래 이질적 효과 또는 동질의 현저한 차이 유무에 주목해 왔는데, 최근 들어 지적재산고등재판소 판결 등에서 구성의 곤란성을 적극적으로 검토하는 등 변화가 감지된다.
우리나라도 효과에 초점을 두어 선택발명의 진보성을 판단해 왔는데, 최근 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후 10609 판결에서는 일반적인 발명의 진보성 판단기준이 선택발명에도 마찬가지로 적용되어야 한다고 밝혔다. 대상판결은 구성의 곤란성 판단에 고려해야 할 요소로 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 꼽는 한편, 선택발명에 있어서도 발명의 효과는 용이도출 여부를 판단하기 위한 자료의 역할을 맡고 있음을 명확히 하였다.
대상판결은 구성의 곤란성을 나타내는 요인의 존부와 그 강도에 따라 진보성 인정에 요구되는 효과의 정도도 달라질 수 있다고 보는 것으로 생각된다. 구성의 곤란성도 인정되고 개선된 효과도 있으므로 진보성이 부정되지 않는다는 결론은 구성이 곤란한 정도에 따라 효과가 기존과 같이 현저한 정도에는 미치지 못하는 선택발명의 진보성도 인정될 수 있음을 시사한다. 그 구체적 적용은 향후 판례와 논의의 축적을 통해 더욱 발전시켜 나가야 하겠으나, 위와 같은 점에서 대상판결은 선택발명의 진보성 판단기준을 재조명하였다는 의의가 있다.

The enigma of selection invention has called for a wide range of discussions by its nature that claims a species of a genus already disclosed in the prior art, starting with the inherent question whether we should treat it as an invention overlapping with the prior arts that is given protection only as an exception, or just the same as other types of inventions. In assessing the inventive step, those who take the former view have focused on whether the invention has a remarkable effect, whereas the latter view leads to the application of the general standard that considers both whether it would have been difficult for a person having ordinary skill in the art to derive the selection invention and whether the invention has a remarkable effect compared to the prior arts.
The U.S. has been consistent in treating selection inventions the same as other types of inventions. If the invention is prima facie obvious based on overall consideration of the prior arts in relation to the size of the genus, teachings to make or avoid the selection, and the structural similarity, the burden of proof is now on the patentee to show that the presumption is rebutted by unexpected result or other secondary considerations. The EPO Boards of Appeal take the similar approach. German and U.K. cases indicate that the member states have narrowed the gap in their practices over time. Meanwhile, Japan conventionally focused on whether a selection invention offers a qualitatively different effect or quantitatively remarkable difference. However, changes in trend are noticed as the IP High Court expressly reviews whether it would have been difficult to reach the selection invention from the prior arts in recent cases.
Korea has also focused on effect. Yet, the Supreme Court recently held in its 2019Hu10609 decision on April 8, 2021 that the general inventive step standard also applies to selection inventions. It also identified the factors to assess whether it would have been difficult to derive the selection invention as, among others, the number of compounds that can be theoretically included in the Markush claim in the prior art, the circumstance, motivation, or suggestion to preferably or easily select the particular compound or substituent, or structural similarity of the selection invention and the compound specifically disclosed in the prior art. The decision then clarified that the effect of an invention serves as the ground to determine whether the invention can be easily derived from the prior arts just as in the overall inventive step analysis.
Thus, seemingly, the more difficult it is to derive the selection invention, the less effect is required to show the inventive step. The Court’s conclusion that apixaban, the selection invention at issue, does not lack an inventive step as it is difficult to derive the invention and the invention also has an improved effect suggests that a selection invention may have an inventive step even without a remarkable effect, depending on the difficulty to derive the species from the genus. As such, while the way future cases and academic discussion unfold would be crucial to better understand how the decision is to be applied, the decision is meaningful as shedding new light on the inventive step standard for selection inventions.

#선택발명 #진보성 #아픽사반 #구성 #효과 #미국 #유럽 #일본 #Selection invention #Inventive step #Composition #Effect #Apixaban #U.S. #Europe #Japan

참고문헌 (0)

참고문헌 신청

참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

박운정

소속기관 특허법원

주요연구분야 사회과학 > 법학

논문수 1 이용수 146

이 논문과 함께 이용한 논문

[제1세션 토론문] 유엔 강제실종방지협약 가입 필요성

김수아 저스티스 2022 .04

명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정 : 미국 특허법 제112조 제1단의 ‘발명 기재 요건(Written Description Requirement)’과 한국 특허법 제42조 제4항에서의 ‘뒷받침 요건’을 중심으로

이수미 법학연구 2011 .07

최근 본 자료

전체보기

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2022-360-000214283

구분	그룹	데이터 항목
AI 학습용 데이터	원문	원문 PDF 파일
AI 학습용 데이터	원문 + 메타 (기본/상세)	원문 PDF 파일 및 서지정보 CSV
대량 구매용 데이터	B2B 구독 방식	특정 자료 한정으로 원문 접근 권한 부여
대량 구매용 데이터	URL 전달 방식	바로 PDF 뷰어를 열람할 수 있는 URL 제공

구분	그룹	데이터 항목
AI 학습용 데이터	기본 메타	발행기관명, 간행물명, 권호명, 권(vol), 호(issue), 통권, 발행연도, 발행월, 논문명, 저자명, 시작페이지, 종료페이지, 전체페이지, 상세페이지URL
상세 메타 데이터	발행기관 메타	발행기관 이명, 영문명, 창립연도, 홈페이지URL, 발행기관 소개
	간행물 메타	부제목, 간행물 유형, ISSN, ISBN, 최초발행연도, 폐간연도, 간행빈도, 발행주기, 등재사항, 이용수, 피인용수, 권호수, 논문수, 표지이미지
	논문 메타	작성 언어, 부제목, 대등제목, 목차, 키워드, 초록, 이미지, 참고문헌, 이용수, 피인용수, 논문활용도, DBpia통합주제분류, KDC분류, DDC분류, 한국연구재단분류, UCI, DOI
	저자 메타	소속기관, 소속부서, 직급, 연구분야, 연구키워드, 이용수, 피인용수, 저자 논문활용도

구분	그룹	데이터 항목
※ 결합형/맞춤형 메타 데이터는 신청 내용에 따라 다양하게 제공 가능
이용순위 정보	주제분야별 많이 이용된 논문	“인문학”에서 많이 이용된 논문 TOP100
	이용기관별 많이 이용된 논문	“중고등학교”에서 많이 이용된 논문 TOP100
	세부기관별 많이 이용된 논문	“서울대학교”에서 많이 이용된 논문 TOP100
	키워드별 많이 이용된 논문	“Chat GPT”에서 많이 이용된 논문 TOP100
키워드 정보	많이 이용된 키워드	특정기간/분야/저널 내 많이 이용된 키워드
	많이 발행된 키워드	특정기간/분야/저널 내 많이 발행된 키워드
	많이 검색된 키워드	특정기간/분야/저널 내 많이 검색된 키워드
	연구 트렌드 키워드	특정 키워드 연관 연구동향 분석 데이터 키워드

논문 기본 정보

초록· 키워드

AI 요약

연구주제

연구배경

연구방법

연구결과

주요내용

목차

참고문헌 (0)

함께 읽어보면 좋을 논문

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

댓글(0)